上海一中院审理上海山谊基础工程有限公司、上海山谊混凝土制品有限公司侵犯商标专用权案民事判决书

原告上海建华管桩有限公司，住所地上海市松江区泗泾镇工业区。

法定代表人许景新，董事长。

委托代理人李甲晨， 该公司职员。

委托代理人陈宏，广东信达律师事务所上海分所律师。

被告上海山谊基础工程有限公司，住所地上海市奉贤区庄行镇庄邬公路16号 C座428室。

法定代表人潘金秀，董事。

被告上海山谊混凝土制品有限公司，住所地上海市奉贤区庄行欧洲工业园区浦南 路3号。

法定代表人潘金秀，董事。

上述两被告共同的委托代理人周锋，上海山谊混凝土制品有限公司职员。

　 　原告上海建华管桩有限公司（以下简称“上海建华公司”）诉被告上海山谊基础工程有限公司（以下简称“山谊工程公司”）、上海山谊混凝土制品有限公司（以 下简称“山谊混凝土公司”）侵犯商标专用权纠纷一案，本院于2007年11月23日立案受理后，依法组成合议庭，于2008年1月29日、3月19日两次 公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告上海建华公司诉称：中山建华管桩有限公司（以 下简称“中山建华公司”）是国内管桩的知名企业，系第1232100号商标注册证载明的图形商标（以下简称“建华图形商标”）的注册人，原告经该公司许可 使用上述图形商标。2007年9月17日，原告在长兴岛基地发现一批假冒建华管桩的产品53根，其中印有AB600×110×15m的有21根，印有 AB600×110×8m的有32根。经现场各方证实，该批管桩是被告山谊混凝土公司生产、被告山谊工程公司运至现场，企图假冒原告生产的管桩进行打桩， 两被告为关联公司，法定代表人系同一人即潘金秀，被告山谊混凝土公司是被告山谊工程公司的股东。由于被告山谊工程公司与南通建工集团股份有限公司（以下简 称“南通建工公司”）签订的合同总量为18，000余米，其中需要原告产品的数量为15，756米，现场发现假冒注册商标的产品为571米，并有大量的假 冒产品已经被使用和安装。原告认为两被告对“建华图形商标”构成了侵权，经商标注册人授权，原告诉至本院，请求判令：一、两被告立即停止对第 1232100号商标注册证载明商标的侵权行为，在《解放日报》、《文汇报》等相关媒体上公开赔礼道歉，消除不良影响；二、两被告赔偿经济损失人民币18 万元；三、两被告承担原告为本案支出的律师费10，000元。

两被告共同辩称：被告山谊工程公司把产品运到工地上时，用的是“山谊”的 品牌，从来没有用过“建华图形商标”，也从来没有生产过印有“建华图形商标”的管桩。对于在长兴岛基地发现的管桩被人为地涂上了“建华图形商标”，两被告 并不知情，也没有实施上述行为，该行为可能是由施工单位南通建工公司所为，也有可能是包括原告在内的其他第三人实施。

本院经审理查明： 中山建华公司系第1232100号图形商标的注册人，有效期自1998年12月21日至2008年12月20日，核定使用商品为第19类高强混凝土管桩。 原告上海建华公司于2002年由中山建华公司授权许可使用“建华图形商标”，许可期限自2002年1月28日至2008年6月20日，该商标使用许可合同 经国家工商行政管理总局商标局备案。2007年1月2日，中山建华公司出具委托书称，全权委托原告上海建华公司处理在上海地区发生的侵犯其图形商标（商标 注册证号：第1232100号）的事宜。

2007年8月8日，南通建工公司与被告山谊工程公司签订一份《打桩工程分包合同》约定，南通 建工公司将其中基础打桩工程委托山谊工程公司承包施工，工程范围包括PHC管桩制作与施工，PHCΦ600-110AB 294根×53m、3根×58m，计15，756 m；PHCΦ400-80AB 165根×18m、6根×20m，计3，090m，600Φ按183元/m，400Φ按88元/m计。合同尾部添加手写字体“主楼改为上海建华桩”，经办 人姜士洪签名并加盖了南通建工公司的合同专用章。同年8月10日，两被告签订一份《管桩购销合同》约定，由被告山谊混凝土公司向被告山谊工程公司供货，产 品名称为PHC管桩，规格、数量、单价分别为600×110A、120根×14.5m、152元/m，总计264，480元；600×110A、120根 ×7.5m、156元/m，总计140，400元。双方还约定产品上不打印标签，由被告山谊混凝土公司代运。同年8月22日，被告山谊混凝土公司出具了一 份发运单，PHCΦ600×110A，23根×14.5m、32根×7.5m，合计55根，长度共计573.5米，收货单位：振华港机，发货人刘晓鹰。同 年8月25日，被告山谊工程公司与南通建工公司签订一份《补充协议》称，原合同中PHCΦ600管桩改为上海建华管桩，PHCΦ400管桩不变，南通建工 公司愿意在PHCΦ600管桩上增加16元/米补贴给山谊工程公司，将原合同商定的PHCΦ600管桩按183元/米调整到199元/米包干，该合同由姜 士洪代表南通建工公司一方签名但未加盖合同章。

2007年9月16日，上海市建设工程监理有限公司就上海振华港机长兴岛基地陆域扩建工 程的PHC管桩质量事宜向南通建工公司发出一份《监理工程师通知单》称，今日上午八时进场一批管桩，现场发现其中桩长为14.50、14.60、 7.30、7.50不等，存在管桩长度短缺，与设计要求不符。为保证工程质量，监理责令：打桩暂停、PHC管桩长度不足的一律退回、供应商建华厂资质立即 报审等。同日，南通建工公司振华港机接待中心项目部向被告山谊工程公司发出一份《通知》称，贵公司于2007年9月16日进场的PHCΦ600管桩长度不 符合要求，请立即采取有效措施，将不符合要求的管桩即刻清退出场。次日，南通建工公司、上海振华港机长兴岛基地、上海建设工程监理有限公司、原告上海建华 公司的各方工作人员共同签署了一份《关于上海振华港机长兴岛基地陆域扩建工程“接待中心”工地现场发现假冒上海建华管桩有限公司管桩产品现场纪要》称，上 海建华公司接到长兴岛基地反映，工地现场有印刷“建华图形商标”的管桩有可能为假冒产品。上海建华公司赶到工地现场会同该工程各方代表对现场管桩产品进行 鉴定，确认为假冒产品。现场总计发现假冒“建华”管桩53根，其中AB600×110×15m的21根、AB600×110×8m的32根，而且长度不 足，质量不符合要求，商标印刷字体与上海建华公司完全不同等。同日，原告上海建华公司出具一份《鉴定证明》称，根据中山建华公司的委托授权，上海建华公司 是上海地区唯一全权负责处理在上海地区发生的侵犯第1232100号图形商标专用权相关事项的公司。经向中山建华公司查询后确认，在长兴岛基地接待中心扩 建工程工地上发现的总计53根管桩桩身上印刷的第1232100号图形商标未得到任何许可使用授权。

同年9月27日、12月21日，被 告山谊工程公司的总经理徐吉两次接受上海市工商行政管理局崇明*（以下简称“崇明工商局”）的调查询问，被告山谊工程公司就此出具了《委托书》称，现全 权委托徐吉为公司代理人，接受崇明工商局调查山谊工程公司涉嫌侵犯中山建华公司图形商标一案的有关事宜，受委托人在接受调查过程中回答的询问、提供的证据 材料，山谊工程公司均予以认可。徐吉在调查笔录中称，上海振华港机长兴岛基地陆域扩建接待中心工程的桩基工程是由山谊工程公司负责承建，并由公司的项目经 理张正全权负责。在该项目施工现场和潘园公路、红星一路Φ600混凝土管桩是山谊工程公司的，由山谊混凝土公司生产。上述53根管桩分两批运到长兴岛振华 港机码头，其中，2007年9月初运了12根7.5m长的、9月15日晚运了41根（21根14.5m长、20根7.5m长）。管桩运到长兴岛码头时未印 任何商标标识，因为张正要求山谊混凝土公司不要在桩身上打商标。53根管桩都印有“J、H”组合起来的立体图形和“建华、PHC AB600、GB13176”等文字，管桩上使用中山建华公司的图形商标没有得到该公司的授权许可。之后，山谊工程公司退出了上述桩基工程项目。上述53 根管桩的售价按183元/米计算，扣除16元/米的打桩费用，但因南通建工公司拒收而未获利，其中40根管桩上印制的“建华”注册商标已被人为擦拭。陆培 章是山谊工程公司与山谊混凝土公司的股东之一，也是该两公司的实际负责人，陆培章叫山谊混凝土公司的总调度刘晓鹰于2007年11月10日凌晨将部分管桩 从振华港机码头运走，现都存放在山谊混凝土公司的场地上。崇明工商局的工作人员还将在工地现场堆放的管桩拍摄了多张照片，徐吉在9月27日作笔录时经辨认 后在照片上签名并称“情况属实”。两被告在诉讼中确认，照片上显示的“建华”标识与原告主张的“建华图形商标”一致。

南通建工公司的龚 道玉、被告山谊混凝土公司的办公室主任丁侃与总调度刘晓鹰接受崇明工商局的调查作了询问笔录，陈述内容与徐吉所述上述内容一致。

原告上 海建华公司为本案诉讼支付律师费10，000元。同时，原告在诉讼中称，其按被告山谊工程公司与南通建工公司签订的《打桩工程分包合同》中约定的 PHCΦ600管桩的总工程量、价格以及通常的利润率计算主张经济损失18万元。两被告称如果侵权成立，对原告提出的上述计算方法无异议。

　 　以上事实，有商标注册证、商标使用许可合同备案通知书、委托书、《打桩工程分包合同》及其《补充协议》、《管桩购销合同》、发运单、《监理工程师通知 单》、《通知》、现场纪要、《鉴定证明》、调查笔录与照片、律师费发票等证据证明，上述证据经庭审质证查证属实，本院予以认定。

本院认 为：中山建华公司系第1232100号“建华图形商标”的注册人，未经商标注册人的许可，任何人不得在第19类高强混凝土管桩商品上使用该注册商标。原告 上海建华公司经中山建华公司的授权自2002年起以普通许可使用的方式使用“建华图形商标”，之后中山建华公司又于2007年1月授权原告上海建华公司负 责处理上海地区发生的侵害该注册商标专用权的事宜，故依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第（三）项、第四条第二款之规定，原告上海建华公司 有权针对发生在上海市崇明县长兴岛基地涉嫌侵害“建华图形商标”注册商标专用权的行为提起诉讼。

在上海振华港机长兴岛基地陆域扩建工程 工地发现的53根PHCΦ600管桩上印有“建华图形商标”，但这一使用“建华图形商标”的行为未经商标注册人中山建华公司或商标许可使用权人上海建华公 司的许可，故上述相关行为人未经许可擅自使用“建华图形商标”的行为侵犯了原告上海建华公司对“建华图形商标”享有的商标许可使用权。原告上海建华公司指 控两被告共同实施了商标侵权行为，而两被告均辩称未实施侵权行为，系争行为可能是其他人所为。对此，本院认为，被告山谊工程公司的总经理徐吉在接受崇明工 商局调查时陈述，该批53根PHCΦ600管桩是由被告山谊混凝土公司生产并运送到长兴岛振华港机码头，被告山谊工程公司依据其与南通建工公司之间的合同 约定向南通建工公司作交付，两被告在诉讼中对上述事实亦予以认可。依据南通建工公司与被告山谊工程公司之间的合同约定，被告山谊工程公司向南通建工公司提 供的PHCΦ600管桩应为上海建华管桩，故被告山谊工程公司向南通建工公司履行交货义务时应当按照合同约定交付上海建华管桩，而不应是山谊管桩或无标识 的管桩。在被告山谊工程公司明知其合同义务的前提下，如果其将山谊管桩或无标识的管桩运送到工地显然会不符合合同约定而遭到拒收的后果，因此两被告在诉讼 中辩称其向南通建工公司交付的是山谊管桩而非印有“建华图形商标”的管桩之理由，显然不符合常理。而且，被告山谊工程公司亦未提供证据证明存在其他第三方 实施了假冒“建华图形商标”的行为，故本院认定被告山谊工程公司向南通建工公司销售了假冒“建华图形商标”的管桩，对被告山谊工程公司的相关辩称理由不予 采信。另一方面，两被告的法定代表人均为潘金秀，徐吉在接受崇明工商局调查时又称两公司的实际负责人均为陆培章，因此被告山谊混凝土公司应当知道被告山谊 工程公司需向南通建工公司提供建华管桩。但两被告之间在签订《管桩购销合同》时约定，由山谊混凝土公司生产的管桩上不打印标签，两被告的这一约定并不符合 常规，即法律法规明确要求生产者必须在产品上注明生产者、产品名称等标识，但被告山谊混凝土公司明知这一约定内容违法仍然为 之，事实上系为实施假冒“建华图形商标”的行为创造了便利条件。因此本院认为，两被告实施的生产、销售行为，共同侵犯了原告上海建华公司对“建华图形商 标”享有许可使用权。

两被告侵害了原告上海建华公司对“建华图形商标”所享有的许可使用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。原 告上海建华公司按被告山谊工程公司应当向南通建工公司提供的PHCΦ600建华管桩的数量、价格及通常的利润率要求两被告赔偿经济损失18万元，两被告称 如果侵权成立，则对原告陈述的损失计算方式无异议，故本院可以据此支持原告要求两被告赔偿经济损失18万元的诉讼请求。此外，原告还诉请要求两被告承担原 告为制止侵权行为而支付的律师费10，000元，本院依照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，可以酌情支持 符合国家有关部门规定的部分律师费。至于原告上海建华公司要求两被告赔礼道歉、消除影响的诉讼请求，本院认为，因两被告的侵权行为已经及时得到了制止，侵 权影响业已消除，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。

综上所述，依照《*民法通则》第一百三十条、第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、《*商标法》第五十二条第（一） 项、第五十六条第一款、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，判决如下：

一、被告上海山谊 基础工程有限公司、被告上海山谊混凝土制品有限公司停止侵犯原告上海建华管桩有限公司对图形商标（商标注册证第1232100号）享有的普通许可使用权；

　 　二、被告上海山谊基础工程有限公司、被告上海山谊混凝土制品有限公司共同赔偿原告上海建华管桩有限公司经济损失人民币18万元；

三、 被告上海山谊基础工程有限公司、被告上海山谊混凝土制品有限公司承担原告上海建华管桩有限公司为制止侵权行为支付的律师费人民币3，000元；

　 　四、原告上海建华管桩有限公司的其余诉讼请求不予支持。

如果被告上海山谊基础工程有限公司、被告上海山谊混凝土制品有限公司未按本判 决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《*民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币 4，900元，由原告上海建华管桩有限公司负担人民币90元，被告上海山谊基础工程有限公司与被告上海山谊混凝土制品有限公司各负担人民币2，405元。

　 　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

刘 洪、徐燕华、章立萍

二○○七年四月十一日

书 记 员 刘晓静