原告许益人与被告上海三净塑复铜管有限公司专利实施许可合同纠纷一案

上海市第二中级人民法院

民事判决书

（2002）沪二中民五（知）初字第245号

原告许益人，男，1960年11月8日生，汉族，住浙江省诸暨市暨阳街道人民路157号。

委托代理人傅先祥，诸暨市信达法律服务所工作人员。

被告上海三净塑复铜管有限公司，住所地：上海市嘉定区华江路666号。

法定代表人何志敏，该公司董事长。

委托代理人李平，上海市协力律师事务所律师。

原告许益人与被告上海三净塑复铜管有限公司（以下简称三净塑复）专利实施许可合同纠纷一案，本院于2002年11月12日受理后，依法组成合议庭。被告于 2002年12月27日提起反诉，本院于2003年1月13日裁定不予受理。被告不服本院裁定，提起上诉。上海市高级人民法院于2003年4月11日裁定驳回上诉，维持原裁定。本院于2003年6月16日公开开庭进行了审理。原告许益人及其委托代理人傅先祥，被告三净塑复委托代理人李平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告许益人诉称：其于1998年6月23日向国家专利局申请了“管接件保温防护壳”实用新型专利，专利申请号为 98216193.X.专利局于1999年12月向原告提出第一次补正通知书，要求原告在收到通知之日起二个月内对专利申请文件的缺陷予以补正。但原告没有在指定期限内对补正通知作出答复，专利局于2000年6月23日向原告发出视为撤回通知书。在此之前，原告于2000年1月7日向国家知识产权局提出名称亦为“管接件保温防护壳”实用新型专利申请，2000年11月4日被授予专利权，专利号为ZL00216052.8.1998年12月25日，原、被告签订《专利使用协议书》（下称98协议），协议约定被告有偿定期使用原告申请号为 98216913.X技术。协议还对该技术的使用方式、使用期限、使用费及其支付方式以及违约责任等事项作了约定。被告如约支付了1999年和2000年的技术使用费。2001年1月13日，在原告的上述发明被授予实用新型专利的情况下，原、被告双方重新签订《专利使用协议书》（下称01协议），协议约定被告有偿定期使用专利号为 ZL00216052.8的专利技术。协议签订后，原告如约履行了自己的义务，而被告至今未向原告支付专利使用费。原告认为，其是“管接件保温防护壳”实用新型专利的专利权人，原、被告签订《专利使用协议书》系有效民事行为，被告理应履行支付专利使用费的义务。原告为维护自身合法权益，诉请法院判令：被告支付原告专利使用费人民币3万元，并支付违约金人民币3万元。

被告三净塑复辩称：其与原告在订立98协议后，原告当年并未取得专利证书，故该协议应属无效协议。但被告仍支付了5万元专利使用费。在原、被告签订01协议后，原告未履行义务，被告也未使用01协议中约定的专利技术。被告使用的是另外聘请专家设计的技术。因此，被告不存在违约行为。原告既要求被告支付专利使用费，又要求被告承担同等金额的违约金，没有法律依据。且专利使用费与违约金数额相同的约定是无效条款，被告不应承担违约责任。因此，原告未履行01协议约定的义务，原告要求被告支付专利使用费和违约金无事实和法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。

经审理查明： 1998年6月23日，原告许益人向国家专利局申请了“管接件保温防护壳”实用新型专利，专利申请号为98216193.X.

1998 年12月25日，原、被告签订98协议，协议约定被告有偿定期使用原告专利申请号为98216193.X的技术。协议还对该技术的使用方式、使用期限、使用费及其支付方式以及违约责任等事项作了约定。被告在答辩状中承认收到原告交付的相关技术文件。被告如约支付原告1999年和2000年的技术使用费共计人民币5万元。

1999年12月29日，专利局向原告发出第一次补正通知书，要求原告在收到通知之日起二个月内对于申请号为 98216193.X的专利申请文件的缺陷予以补正。但原告没有在该通知书指定的期限内作出答复。2000年6月23日，专利局向原告发出视为撤回通知书，原告的专利申请号为98216193.X的专利申请被视为撤回。

2000年1月7日，原告再次向国家知识产权局提出名称为“管接件保温防护壳”实用新型专利申请，2000年11月4日被授予专利权，专利号为 ZL00216052.8.

2001 年1月13日，在原告取得“管接件保温防护壳”实用新型专利权后，原、被告双方签订了01协议，协议约定被告有偿定期使用原告所有的“管接件保温防护壳” 实用新型专利（专利号为ZL00216052.8），使用期限为5年，即从2001年1月1日起至2005年12月31日止；被告向原告支付专利使用费为每年2万元，5年共计10万元；支付方式为10次分期付款，即在每年6月30日前及12月30日前各支付1万元；违约责任为被告每次迟延付款30天后，应当支付当期专利使用费一倍的违约金。01协议签订后，被告未按约向原告支付专利使用费。

另查明：管接件为管道连接部件，主要有“三通”、“弯头”、“直接”三种类型。被告是专业生产塑复铜管的企业，其生产的管接件外层都配有保温护套。该保温护套上标有原告的98216193.X专利申请号，其结构与原告的“管接件保温防护壳”专利的保护范围一致，仅在接边部位增加了卡口的技术特征。原告购买了由被告生产、销售的“三净”牌“弯头”、“三通”管接件各一只，其合格证上的装箱日期分别为2001年10月6日和2002年1月8日。被告广告宣传资料上载明：“三净管配件采用先进工艺精制而成，外层配有已获专利权的保温护套”。

再查明：原告的“管接件保温防护壳”实用新型专利的权利要求书载明：一种管接件保温防护壳由保温防护壳组成，其特征在于所述的保温防护壳由管体及设于管体上的管口和接边组成。该专利与原告申请号为98216193.X的专利申请的技术特征相同。

以上事实，由98协议、01协议、专利申请受理通知书、视为撤回通知书、实用新型专利证书、权利要求书、说明书及其附图、年费收据、“三净”牌“三通”和“弯头” 管接件实物、发票、合格证等证据佐证，本院予以确认。

本院认为：根据《*合同法》第三百四十五条、第三百四十六条的规定，专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利的有关技术资料，提供必要的技术指导。本案原告许益人作为“管接件保温防护壳”实用新型专利的专利权人，与被告三净塑复签订的01协议，是双方当事人真实的意思表示，是对98协议部分内容的变更，为合法、有效的合同。98协议许可使用的技术为正在申请专利的“管接件保温防护壳”技术，该专利申请因原告未在第一次补正通知书指定的期限内作出答复被视为撤回。而01协议许可使用的技术为已经取得专利权的“管接件保温防护壳”技术。尽管98协议涉及的是非专利技术，而01协议涉及的是专利技术，但两者的权利要求书、说明书及其附图所载明的技术特征完全相同，故均为“管接件保温防护壳”同一技术。原告认为在履行 98协议时已经交付了专利技术资料，被告在答辩状中也自认收到原告的技术图纸，且被告生产、销售的管接件保温护套上均标有原告的98216193.X专利申请号。因此，可以认定被告已经取得了原告所有的“管接件保温防护壳”的专利技术资料。而且被告生产、销售的管接件上所采用的保温防护壳技术与原告的专利技术基本相同，被告在保温防护壳接边上增加若干卡口，使产品的结构更加稳固的设计，仍然落入原告专利权的保护范围。被告已经掌握并使用了原告的专利技术。被告生产、销售的“三通”和“弯头”管接件的装箱日期分别为2001年10月6日和2002年1月8日，根据一般的商业习惯，可以认定被告在2001年生产、销售的管接件上使用了原告的专利技术。被告辩称上述装箱日期不能证明其在2001年实际使用原告专利技术，理由不足，本院难以支持。

根据《*合同法》第三百五十二条规定，受让人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照约定支付违约金。本案原告已提供了“管接件保温防护壳”的技术资料，被告亦使用了原告的专利技术。因此，被告理应根据01协议支付相应的专利使用费。但被告未按约支付专利使用费。故被告应承担支付专利使用费和违约金的违约责任。至于约定违约金的数额，根据《*合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。即法律允许合同当事人约定违约金的条件和数额，当事人约定违约金是我国法律所确定的当事人意思自治原则的体现。本案原、被告双方在01 协议中关于被告每次付款期限届满30日后仍未付款，应向原告支付当期专利使用费一倍的违约金的约定，符合法律规定，应为合法、有效的约定。被告于2002 年7月30日之前未按约支付3万元专利使用费，理应按约支付3万元违约金。被告辩称违约金约定的数额与专利使用费相同的约定为无效条款，缺乏法律依据，本院不予采信。被告亦未明确表示约定违约金高于原告的经济损失，并申请法院予以适当减少。据此，根据《*合同法》第一百一十四条、第三百四十五条、第三百四十六条、第三百五十二条的规定，判决如下：

一、被告上海三净塑复铜管有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告许益人专利使用费人民币3万元；

二、被告上海三净塑复铜管有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告许益人违约金人民币3万元。

本案案件受理费人民币2，310元，由被告上海三净塑复铜管有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审 判 长 芮文彪

代理审判员 王辰阳

代理审判员 何 渊

二○○三年七月二十五日

书 记 员 申静芬

书 记 员 黄 莹