原告本田技研工业株式会社、五羊－本田摩托（广州）有限公司与被告宗申产业集团有限公司、上海众邦摩托车销售商行、上海众邦电气有限公司专利侵权纠纷一案

上海市第一中级人民法院

知识产权判决书

（2004）沪一中民五（知）初第字31号

原告本田技研工业株式会社，住所地*东京都港区南青山2－1－1.

法定代表人大久保博司，董事长。

委托代理人易咏梅，北京市金杜律师事务所律师。

委托代理人金立宇，北京市金杜律师事务所上海分所律师。

原告五羊－本田摩托（广州）有限公司，住所地广东省广州市海珠区新港西路82号。

法定代表人杨大冬，董事长。

委托代理人易咏梅、韩彤旭，北京市金杜律师事务所律师。

被告宗申产业集团有限公司，住所地重庆市巴南区花溪镇炒油场。

法定代表人左宗申，董事长。

委托代理人罗乾贵，该公司员工。

委托代理人高依升，中豪律师事务所律师。

被告上海众邦摩托车销售商行，住所地上海市南汇区航头镇沪南公路6010弄2－4号。

法定代表人陈有权。

被告上海众邦电气有限公司，住所地上海市南汇区航头商城1－12、13号。

法定代表人陈松权。

原告本田技研工业株式会社（以下简称本田公司）、五羊－本田摩托（广州）有限公司（以下简称五羊－本田公司）与被告宗申产业集团有限公司（以下简称宗申产业公司）、上海众邦摩托车销售商行（以下简称众邦销售商行）、上海众邦电气有限公司（以下简称众邦电气公司）专利侵权纠纷一案，本院于2004年1月18 日受理后，依法组成合议庭。同年2月5日，本院对被告宗申产业公司作出证据保全的民事裁定。同年3月23日，本院裁定驳回被告宗申产业公司对本案管辖权提出的异议。被告宗申产业公司不服，提起上诉。同年9月6日，上海市高级人民法院作出驳回上诉，维持原裁定的终审裁定。2005年3月2日，本院对本案进行了公开开庭审理，原告本田公司的委托代理人易咏梅、金立宇，原告五羊－本田公司的委托代理人易咏梅，被告宗申产业公司的委托代理人罗乾贵、高依升到庭参加诉讼。被告众邦销售商行、众邦电气公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法对上述两被告进行缺席审理。本案现已审理终结。

两原告诉称，原告本田公司是“小型摩托车”外观设计专利的专利权人，根据两原告共同签署的技术援助合同，原告五羊－本田公司拥有在中国境内实施上述专利的权利。2003年6月27日，原告本田公司的委托代理人在被告众邦电气公司处购得由重庆宗申摩托车科技集团有限公司（以下简称宗申科技公司）生产的宗申 ZS125T-2型摩托车，在购车发票上加盖的是被告众邦销售商行的发票专用章，而宗申科技公司的名称已于2003年12月8日核准变更为被告宗申产业公司。经比对，两原告认为被告产品的外形与外观设计专利相近似，一般消费者很难区别两者之间的差异，非常容易产生混淆，故被告产品的外观设计落入了外观设计专利的保护范围，三被告的行为均构成了对原告本田公司所拥有的外观设计专利权的侵犯，并给两原告在中国的正常商业活动带来经济损失。两原告请求本院：1、确认由被告宗申产业公司生产并由被告众邦销售商行和众邦电气公司销售的宗申ZS125T-2型摩托车的外观设计落入原告本田公司所拥有的外观设计专利 ZL93303569.1的保护范围；2、判令三被告在《摩托车商情》杂志和《人民日报》（海外版）上向两原告赔礼道歉；3、判令被告宗申产业公司赔偿两原告经济损失并承担两原告为本次诉讼所支出的其它一切费用（包含但不限于律师费）共计人民币6，165，955元。

被告宗申产业公司辩称：1、五羊－本田公司不是本案适格原告；2、本公司从来没有生产过系争摩托车；3、系争摩托车的外形与原告本田公司的外观设计专利有很大差异；4、两原告诉请的赔偿金额缺乏事实依据，即便侵权成立，侵权时间也只有三天，被告不可能获得高额利润，况且被告没有生产摩托车，因此不会给原告造成任何其他损失。综上所述，被告宗申产业公司请求驳回两原告的诉讼请求。

被告众邦销售商行向本院提供书面答辩状称，其在不知道是专利产品，且不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的情况下，仅为被告宗申产业公司销售了1辆摩托车，故根据法律规定，其不应承担赔偿责任。

被告众邦电气公司未答辩。

经公开开庭审理，双方当事人对以下事实没有争议，本院予以确认：

1993年7月1日，原告本田公司向*专利局申请名称为“小型摩托车”的外观设计专利，1994年3月11日被授予专利权，同年6月1日授权公告，专利号为ZL93303569.1.该外观设计专利权于2003年7月1日因期限届满而终止。

宗申科技公司成立于1995年3月17日，经营范围是：设计、开发、制造、批发兼零售摩托车、摩托车发动机及零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶等。2003年11月28日，该公司名称经国家工商行政管理总局核准变更为宗申产业公司，经营范围增加了技术咨询及技术服务，国家工商行政管理总局同时核准以该公司为核心企业组建的集团名称变更为宗申产业集团，简称宗申集团。

以上事实，有专利登记簿副本、外观设计专利公报、营业执照复印件及工商登记资料等证据证实。

本案的争议焦点之一是五羊－本田公司是否具有原告主体资格。五羊－本田公司为证明其具有原告主体资格，向本院出具了其与原告本田公司于2003年12月 24日签署的一份《确认函》，内容是：确认五羊－本田公司是本田公司所拥有的包括本案外观设计专利在内的6项中国专利在中国的被许可人，享有在中国境内实施上述专利的权利，被许可期限在上述专利的有效期内，并且同意五羊－本田公司可以共同原告的身份参加上述专利的侵权诉讼。五羊－本田公司还提供了1997 年3月颁布的《1996年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录（摩托车部分）》、五羊－本田公司生产的WH125T型摩托车宣传资料及《中国摩托车总汇》（2003版），以证明其是本案外观设计专利的被许可人。

被告宗申产业公司认为，五羊－本田公司应该提供技术援助合同以证明其主张，上述《确认函》只能作为当事人的陈述，而且从《确认函》看，五羊－本田公司取得的许可是普通许可，故其没有独立的诉讼主体资格。对于其余证据，被告宗申产业公司认为与本案无关。

本院认为，提起专利侵权诉讼的原告，可以是专利权人和（或）利害关系人，其中利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人。原告提供的《确认函》等证据可以证明五羊－本田公司是本案系争专利的被许可人以及该许可的地域、期限，而且专利权人本田公司也明确五羊－本田公司可以共同原告的身份参加上述专利的侵权诉讼，上述《确认函》经过公证、认证手续，其真实性可以确认并具有法律效力。故即便五羊－本田公司是系争专利的普通许可使用人，在专利权人本田公司已明确授权的情况下，五羊－本田公司也具有本案原告主体资格。被告宗申产业公司的辩解理由不能成立，本院不予采纳。

本案的争议焦点之二是两原告为证明三被告实施侵权行为而提供的（2002）沪证经字第8500号《公证书》（以下简称第8500号《公证书》）及（2003）沪证经字第17741号《公证书》（以下简称第17741号《公证书》）的内容是否真实。

被告宗申产业公司认为：购买系争摩托车的时间是2003年6月27日，《公证书》出具的时间是同年7月7日，但第8500号《公证书》的字号是2002年的，故该《公证书》存在重大瑕疵；第8500号《公证书》中所述众邦电气公司的地址和该公司《营业执照》上的地址不符；销售发票上盖章的并不是众邦电气公司；系争摩托车的封存仓库不符合封存条件，摩托车未处于严格查封状态，封存仓库里面有2辆摩托车，原告不能证明公证拍照的摩托车就是本案系争摩托车。为此，被告宗申产业公司提供了上海市卢湾区公证处（2004）沪卢证经字第1076号《公证书》予以反证。

两原告认为，上海市公证处的公证员全程监督了公证书中所记载的购买摩托车和对摩托车拍照的整个过程。摩托车存放在专门租用的仓库中，封存摩托车的仓库用隔板单独隔开，隔板之间均贴有公证处的封条。本案所涉及的公证行为符合法律规定，合法有效。

本院认为，被告宗申产业公司对第8500号及第17741号《公证书》提出的异议均不足以否定上述两份《公证书》内容的真实性。虽然系争摩托车在被告众邦电气公司的经营场所购得，但出具销售发票的是被告众邦销售商行，故应认定被告众邦销售商行是系争摩托车的销售者。被告宗申产业公司辩称系争摩托车的封存仓库不符合封存条件，仓库的隔板形状无法阻止原告擅自进入封存仓库，以及仓库里面有2辆摩托车，原告不能证明公证拍照的摩托车就是本案系争摩托车，但被告提供的反证不足以证明其推定事实的发生，且第17741号《公证书》指明拍照的摩托车是2003年6月27日保全的摩托车，故对被告的辩解，本院不予采信。据此，本院查明以下事实：

北京市金杜律师事务所受原告本田公司的委托，向上海市公证处申请证据保全公证。公证员及申请人的委托代理人于2003年6月27日到位于上海市南汇区航头镇摩托车商城的被告众邦电气公司，购得宗申ZS125T-2型摩托车1辆，价格为人民币6，500元，取得机动车销售统一发票一张及该摩托车的合格证、保修手册等，销售发票上盖有被告众邦销售商行的发票专用章。车辆识别代码（VIN代码）为LZSTCJPB136027869.购买行为结束后，摩托车被运至上海市青浦区嘉松中路华新镇马桥村淮浦村民小组仓库封存。上述行为由上海市公证处进行公证并出具了第8500号《公证书》。同年11月16日，申请人的委托代理人及公证员到上述封存地点提取摩托车，运至上海市武夷路155号“卢湾之颖摄影服务社”进行拍照、打印，之后将摩托车运回原封存地点。上述行为亦由上海市公证处进行公证并出具了第17741号《公证书》。

本案的争议焦点之三是上述2份《公证书》指向的宗申ZS125T-2型摩托车是否系宗申科技公司生产。

被告宗申产业公司为证明系争摩托车不是宗申科技公司生产的，提供了国家发展和改革委员会2004年第24号《公告》、关于宗申产业公司经营场所情况的《公证书》、VIN代码备案资料、VIN代码编制规则（被告认为根据系争摩托车的VIN代码可以证明该摩托车是由慈溪宗申机车有限责任公司（以下简称慈溪宗申公司）装配生产的）、宗申摩托车合格证及平南县工商行政管理局行政处罚决定书等。

两原告认为，被告宗申产业公司提供的证据不能证明其没有实际生产摩托车。关于VIN代码中涉及的装配厂是被告内部的事，不影响被告作为摩托车生产商的地位。工商局的处罚决定与本案无关。

本院认为，原告购买的系争摩托车附有完整的发票、合格证、使用维护说明书、保险卡、保修手册等资料，上述资料与摩托车相互印证，证明系争摩托车的生产单位是宗申科技公司。被告宗申产业公司称，根据其提供的VIN代码备案资料及VIN代码编制规则，从系争摩托车的VIN代码第11位字码“6”可以看出，系争摩托车是由慈溪宗申公司生产的。本院认为，根据被告提供的上述证据，只能证明慈溪宗申公司是系争摩托车的装配厂。系争摩托车由谁生产，应当由VIN代码中的世界制造厂识别代号（即首三位字码）来确定。综合原、被告双方提供的证据，本院可以认定系争摩托车是由宗申科技公司生产的。原告对系争摩托车提取防伪标识的密码并拨打防伪语音查询电话的结果可以证明系争摩托车并非假冒产品，故被告提供的平南县工商行政管理局的行政处罚决定书与本案无关，本院不予采纳。

本案的争议焦点之四是系争摩托车是否落入原告本田公司外观设计专利权的保护范围。

本院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。被控侵权产品使用与获得专利的外观设计相同或者近似外观设计的，该被控侵权产品落入外观设计专利权的保护范围。判断外观设计是否近似，应当以相关消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。在具体判断时，应当在时间和空间均有一定间隔的情况下，通过视觉直接对获得专利的外观设计和被控侵权产品的外观设计的所有设计要素进行整体观察，重点比较要部，综合作出判断。本案中，原告本田公司的外观设计专利产品和被控侵权产品均为小型摩托车，两者系相同产品。从要部特征分析，原告专利产品的车前罩、车把盖、踏板、后车体盖、车尾部等部位可以被认为是给专利所涉及摩托车的外观设计的整体美感带来较大影响并容易引起一般消费者注意的要部。经比对，系争摩托车在上述要部的设计上与原告本田公司的外观设计专利产品相同或近似。从整体观察，系争摩托车和原告专利产品在外观形状上极为相似，具有同样的视觉效果，足以使一般消费者产生混淆。被告宗申产业公司辩称：系争摩托车比专利产品长并且矮；系争摩托车车身围有护栏，而专利产品车身无护栏；系争摩托车的消音器为蹭亮方形，而专利产品的消音器短小并扁长；系争摩托车后视镜形状接近椭圆，而专利产品后视镜形状接近矩形；系争摩托车有前牌照支架及前牌照，而专利产品没有。故普通消费者不会混淆系争摩托车与专利产品。本院认为，系争摩托车上的前牌照支架及前牌照不是摩托车外观设计的要素，不影响对相同或者近似外观设计的判断。被告列举的其余不同之处，均不能否定系争摩托车与原告本田公司专利产品的外观设计在要部和整体上构成相同或近似，故对被告的上述辩解，本院不予采纳。

被告为证明系争摩托车与原告专利产品的外观设计不相近似，不构成专利侵权，提供了*光阳工业股份有限公司相近似的外观设计专利及相近似车型的照片、日本铃木公司生产的相近似车型的照片、北京市高级人民法院关于类似案件的判决书（（2003）高行终字第15号）以及国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定书（第6368号）。本院认为，北京市高级人民法院的生效判决已经认定*光阳工业股份有限公司的外观设计专利与原告本田公司的“小型摩托车” 外观设计专利构成整体不相同也不相近似的外观设计，而系争摩托车的各要部特征明显与本案的外观设计专利产品相同或更相似，故本院对被告提供的该份证据不予采纳。被告提供的日本铃木公司的车型照片不符合证据的形式要件，专利复审委员会第6368号无效宣告请求审查决定书与本案无关，故本院对上述证据亦不予采纳。

综上所述，系争摩托车在与原告本田公司专利产品相同的产品上使用与原告外观设计专利相近似的外观设计，因此，系争摩托车落入原告外观设计专利的保护范围。

本案的争议焦点之五是各名被告应承担的民事法律责任。

本院认为，宗申科技公司未经原告本田公司许可，在原告“小型摩托车”外观设计专利权有效期间内，擅自实施上述专利，生产、销售宗申ZS125T-2型摩托车，其行为侵犯了原告本田公司的专利权和原告五羊－本田公司对该专利所享有的许可使用权，应当承担相应的民事责任。由于宗申科技公司的名称已变更为宗申产业集团有限公司，故其民事责任应由被告宗申产业公司承担。被告众邦销售商行未经原告本田公司许可，擅自销售系争摩托车，其行为亦构成对两原告专利权的侵犯。被告众邦电气公司并未实施销售系争摩托车的行为，两原告对其提出的诉讼请求缺乏事实依据，本院不予支持。

两原告要求被告宗申产业公司赔偿因其侵权行为给两原告造成的经济损失及两原告为本次诉讼所支出的律师费等共计人民币6，165，955元。其中经济损失，原告系以2001年8月28日（自该日开始，宗申科技公司受让摩托车的生产权）至2003年7月1日为主张期间，根据2001年至2003年《中国汽车工业年鉴》中所刊载的被告宗申产业公司从2001年至2003年生产的125mL摩托车的总数、该被告生产的125mL摩托车的车型总数、原告同类产品的利润率、涉案专利在系争摩托车中可获得的利润比例等因素计算得出。律师费为人民币100，281.43元。

被告宗申产业公司辩称：即便被告构成侵权，原告也无证据表明被告在2003年6月27日前生产过系争摩托车；原告认为被告生产的125mL摩托车的车型总数是不准确的；对原告同类产品的利润率，被告对其真实性有异议，且认为缺乏关联性；对于律师费，被告认为没有合同及收费依据，与本案无关。

本院认为，两原告以侵权产品的销售量乘以原告本田公司的利润作为计算两原告损失的方法于法有据，但原告提供的证据不能证明侵权产品的实际生产、销售数量，有关数值系推断而来，且原告用以证明其利润率的证据未经公证、认证，其真实性难以认定，原告亦不能证明该利润率是针对本案的专利产品，故对该利润率本院不予采用。原告关于赔偿数额的计算缺乏事实依据。因原告因侵权所受的损失以及被告因侵权获得的利益均难以确定，原告亦未提供专利许可使用费作为参照，本院根据原告本田公司专利权的类别、该专利占整个产品的价值比重、宗申科技公司侵权的性质和情节等因素酌情确定赔偿数额，其中包括原告为制止侵权行为所支付的合理律师费。由于原告本田公司的专利权于2003年7月1日因期限届满而终止，故原告认为被告宗申产业公司仍在继续实施侵权行为的主张没有法律依据，本院不予支持。

至于两原告要求被告赔礼道歉的诉讼请求，本院认为，赔礼道歉一般是在人身权受到侵害的情况下所采取的救济措施，本案原告主张的是财产权，原告也未证明其人身权因被告的侵权行为而受到侵害，故对两原告的该项诉讼请求，本院不予支持。

综上所述，依照《*民事诉讼法》第一百三十条、《*专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条的规定，判决如下：

一、重庆宗申摩托车科技集团有限公司生产、被告上海众邦摩托车销售商行销售的宗申ZS125T-2型摩托车侵犯了原告本田技研工业株式会社所享有的名称为 “小型摩托车”，专利号为ZL93303569.1的外观设计专利权和原告五羊－本田摩托（广州）有限公司对上述专利所享有的许可使用权；

二、被告宗申产业集团有限公司赔偿原告本田技研工业株式会社和原告五羊－本田摩托（广州）有限公司经济损失人民币20万元，于本判决生效之日起10日内履行完毕；

三、原告本田技研工业株式会社和原告五羊－本田摩托（广州）有限公司的其余诉讼请求，本院不予支持。

本案案件受理费人民币40，840元，其他诉讼费人民币3，540元，共计人民币44，380元，由原告本田技研工业株式会社和原告五羊－本田摩托（广州）有限公司负担人民币21，470元，被告宗申产业集团有限公司负担人民币17，182元，被告上海众邦摩托车销售商行负担人民币5，728元。

如不服本判决，原告本田技研工业株式会社可在判决书送达之日起30日内，原告五羊－本田摩托（广州）有限公司、被告宗申产业集团有限公司、被告上海众邦摩托车销售商行、被告上海众邦电气有限公司可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。