原告王成文与被告上海黎美纺织科技有限公司商标权转让合同纠纷一案

上海市第一中级人民法院

知识产权判决书

（2004）沪一中民五（知）初第字148号

原告王成文，男，汉族，1974年9月26日出生，系太原市小店区鼎威制衣厂经营者，经营场所山西省太原市小店区大吴村。

委托代理人张芳，山西民权律师事务所律师。

被告上海黎美纺织科技有限公司，住所地上海市斜土路780号4号楼204A室。

法定代表人郭立学，该公司董事长。

委托代理人马建国，上海市申达律师事务所律师。

原告王成文与被告上海黎美纺织科技有限公司商标权转让合同纠纷一案，本院于2004年8月6日受理后，依法组成合议庭，同年9月29日，本院依法对本案进行了公开审理，原告王成文及原、被告的委托代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称，其于2003年发现被告在生产、销售的与原告同类的服装上使用了与原告注册商标“36度”相似的“36℃伴”的商标，被告使用的该商标实际并未注册，但却标有注册标记。2004年1月19日，原、被告签订了《转让注册商标合同》，约定，原告将“36度”注册商标以30万元人民币转让给被告，并约定了付款方式、违约金条款、解除或终止合同条款等。合同签订后，因原告向当地税务机关申领发票时，税务机关未能及时开具，故原告打收条给被告，答应在一个月内开具发票。转让给被告的上述注册商标已于2004年6月21日由国家商标局依法公告。同年6月30日，原告向被告提出应支付剩余10万元转让款，但遭到拒绝。同时，原告发现合同中有多处显失公平和违法的条款，但与被告协商无果，故原告诉请法院判令：1、原、被告按照《转让注册商标合同》第十条后款的约定，原告返还被告商标转让款和承担10万元违约金后，解除上述合同；2、在解除合同后，被告协助原告共同向国家商标局办理商标转让申请手续。

被告辩称，根据《转让注册商标合同》第七条约定的支付方式，原告在签订合同当日收取了被告的20万元商标转让费，但未按合同约定提供收款发票。原告在收条上承诺2个月内提供收款发票，但至今仍未提供。同时，根据合同第七条约定，被告对后10万元注册商标转让费的支付应当和原告提供收款发票同时履行。被告曾多次要求原告提供发票，但原告均予以拒绝。此外，系争合同中约定的商标转让事宜实际已完成，原告在收款后不愿出具发票的行为损害了国家与被告的利益。系争合同又属不可撤销合同，在商标转让未完成之前，原告可提出解除合同，但转让行为一旦实施完成，原告就无权请求撤销合同，故要求法院驳回原告的诉请。

经开庭审理，双方当事人对下列事实不持异议，本院予以确认：

原告系个体工商户，字号为太原市小店区鼎威制衣厂，营业执照有效期：自2001年7月31日至2005年7月30日，经营范围及方式：服装制造、销售。太原市小店区鼎威制衣厂系“36度”注册商标的原注册人，该商标注册有效期限自2003年10月7日至2013年10月6日止。

被告成立于2002年9月16日，其经营范围为：纺织、服装等领域内的各类科技经营业务，针纺织品、服装的销售，针纺织品、服装的生产加工（仅限分支机构）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。被告的产品宣传资料上有“三十六度伴”、“36℃伴”的字样。

2004年1月14日，被告以传真方式向太原市小店区鼎威制衣厂发函，主要内容为：“……如贵厂有诚意转让‘36度’商标，则按我公司起草合同签订执行，此合同符合国家法律。贵厂可起草补充协议，经我公司同意后，与转让合同同时签，签订地必须在上海，贵厂派人来上海办理。我公司在起草合同时已充分考虑贵厂利益，如贵厂不能按我公司起草合同办理，我公司则不再考虑购买‘36度’商标，此事宣告结束……”

2004年1月19日，王成文与被告法定代表人的代理人贾士芳在山西省第二公证处公证员面前签订了《转让注册商标合同》和《补充协议》，山西省第二公证处对此过程出具了（2004）晋证二经字第936号《公证书》。

在《转让注册商标合同》中，注册商标转让方为太原市小店区鼎威制衣厂（甲方），注册商标受让方为被告（乙方），协议的主要内容为，一、甲方将其所有的 “36度”注册商标权转让给乙方。二、本合同约定的注册商标权的转让价格为人民币30万元。转让价格已包含注册商标转让的全部费用，除支付转让费人民币 30万元，乙方不再因商标转让事宜而向甲方支付其他任何费用……六、……本合同生效后，乙方即从2003年10月7日之日起享有甲方第3146042号注册商标的全部权益。七、甲乙双方签订本合同并办理合同公证后，乙方在收到甲方出具的收款发票和国家工商局商标局第3146042号商标注册证原件的同时即向甲方支付首期注册商标转让款人民币20万元。甲方收到乙方支付的20万元转让款后应按照乙方的要求协助并与乙方共同向国家工商局商标局申请办理注册商标转让公告手续，商标局核准甲乙双方的转让注册商标申请，发给乙方相应证明，并予以公告后，乙方即向甲方支付注册商标转让余款计人民币10万元，乙方付款期限为2004年6月30日。甲方应在每次收到款项的同时向乙方出具收款发票。八、本合同签订后，甲方不得以任何形式处分已转让给乙方的注册商标。九、乙方同意在甲方配合乙方顺利完成注册商标转让的所有手续后，至2005年年底，乙方继续使用“36度伴”商标的话，保证在2005年年底前向甲方额外支付人民币壹拾万元。十、本合同为不可撤消（销）的转让合同。乙方不能按照合同的约定支付转让款的，甲方有权终止合同；甲方收到乙方转让款后不得以任何理由解除或终止合同。如甲方在收到乙方注册商标转让款后单方提出解除本合同的，甲方必须返还给乙方已收到的全部注册商标转让款并同时向乙方支付违约金人民币10万元，在甲方没有向乙方返还已收到的全部注册商标转让款及违约金之前，甲方不得要求解除或终止本合同。十一、乙方同意取得该商标所有权后，授权甲方继续在其产品上使用该商标等等。

在《补充协议》中，太原市小店区鼎威制衣厂（甲方）与被告（乙方）达成如下协议内容：一、“36度”商标转让后，乙方必须授权甲方继续使用该商标并同意如乙方不再从事商标注册25类相关行业产品的生产和销售，或公司撤销则将“36度”商标无偿转让给甲方，在此期间，乙方不得以任何形式授权、转让，除甲方以外的任何一方使用。二、乙方同意甲方在其生产的产品上无偿使用“上海黎美纺织科技有限公司监制”字样。乙方同意向甲方提供技术咨询、原料、价格等资料，并向乙方提供内衣生产质量标准一套，甲方在产品质量上出现问题造成的任何损失及责任由甲方自行承担。三、双方互相提供营业执照、税务登记证等复印件备案。四、双方保证商标转让合同签订之日起，不再追究对方侵权行为，如造成任何一方损失，由造成方负责。签订合同之前双方损失由双方各自承担。

在上述合同以及《补充协议》签订的当日，原告签字并出具了《委托收款书》和《收条》，《收条》内容为：“今收到上海黎美科技公司第一批商标转让款贰拾万园（元）整。（付款形式：现金汇票由中正家电贸易中心代收）发票两月内提供。”

2004年3月19日，*国家工商行政管理总局商标局发出《转让申请受理通知书》，受理了申请人为被告、注册号为3146042的商标转让申请。同年6月21日，*国家工商行政管理总局商标局核准了该商标转让注册。

2004年7月8日，太原市小店区鼎威制衣厂向被告发出《关于36度商标转让合同的修改和补充以及发票、税费向上海黎美纺织科技有限公司提出要求的协商通知》，内容为：“……由于我方缺乏税务知识，于2004年正月去本地税务所办理发票之事，但所里也没办过此类税务，所以没有办成，一直搁浅，直到7月1日我方催第二笔款，甲乙双方通话时，乙方才提出必须有发票为借口拒付转让款，因此我方才又走访有关法律专家，才得知开据（具）商标转让票需要交纳5.5%的营业税和33%的企业所得税，这样一来加上最后10万元和去年的维权活动开支等，我方也只有10余万元了，有点被骗的感觉。在走访中，专家们都提出了合同的片面性问题……鉴以（于）以上事实我方提出合同有修改完善和补充的必要，以保证合同的公平性，以避免双方的经营不受影响，请尽快答复（见知后三日内）。协商要点：1、票税费乙方也应承担；2、最后的10万元也应与第二笔转让款一并支付；3、授权书尽快送达；4、由于我方于2003年12月15日以（已）对”36度伴“作了申请，所以同意将”36度“以30万元的价格转让给乙方并同意不在（再）追究侵权损失，故（此）明年”36度伴“的所有权和使用权也应一并谈好……”

之后，原告又起草了《合同解除协议》，与被告协商是否可解除合同，但未果。

上述事实，由原告提供的原、被告营业执照副本，商标注册证，被告产品宣传资料，被告的函件，《公证书》（内含《转让注册商标合同》、《补充协议》），机票，国内特快专递邮件详情单，《关于36度商标转让合同的修改和补充以及发票、税费向上海黎美纺织科技有限公司提出要求的协商通知》，《合同解除协议》草案，《商标公告》；被告提供的《转让申请/注册商标申请书》、《转让申请受理通知书》、《注册商标转让证明》、《委托收款书》、《收条》以及当事人的当庭陈述、庭审记录等佐证。

本院认为，原、被告之间所签订的《转让注册商标合同》以及《补充协议》系当事人的真实意思表示，符合法律规定，应当受到法律保护。

本案当事人的主要争议焦点在于：原告请求解除合同等的诉请是否能够得到支持。

本院认为，首先，从系争合同所要实现的主要目的来看，是原、被告通过签订书面合同，由原告将太原市小店区鼎威制衣厂所有的“36度”注册商标专用权转让给被告，且被告同意取得该商标所有权后，授予该厂继续在其产品上使用该商标。其次，从合同的履行情况来看，合同签订的当日，被告即向原告支付了首期注册商标转让款人民币20万元，原告也协助被告办理了转让注册商标申请，且商标局已核准商标转让注册，并予以公告。但原告至今未在收到被告的注册商标转让款后向被告出具收款发票，被告也至今未向原告支付注册商标转让余款人民币10万元，故在合同的实际履行过程中，双方当事人均存在未严格按照合同约定履行各自义务的行为。被告辩称，其未支付给原告人民币10万元是因为系争合同第七条约定，原告收到款项时应当提供相应的发票，如果原告能出具发票的话，被告愿意支付注册商标转让余款人民币10万元。本院认为，系争合同第七条约定：“甲方（太原市小店区鼎威制衣厂）应在每次收到款项的同时向乙方（被告）出具收款发票”，可见，双方当事人都清楚交付发票这一行为是合同约定的原告应当履行的义务，而被告在付款的同时要求原告出具发票完全符合企业在开展经营活动时应当遵守相关财务制度的需要，故原告在收取了首期注册商标转让款后未按约向被告出具发票存在一定的过错。虽然合同对原告出具发票的时间有要求，但并不能说这是被告付款的前提条件。然而，在注册商标转让核准以后，被告未在规定的期限内支付注册商标转让余款也存在一定的过错。第三，原告认为，系争合同第十条约定，其有权解除合同，但前提是原告返还被告支付的商标转让款和承担人民币10万元违约金，而被告对此提出异议并认为，该条款中关于解除合同的约定只适用于注册商标转让前，注册商标转让后，原告已没有权利主张解除合同。由此可见，双方对该条款的理解有不同意见。就本案来看，纠纷的起因是原告与被告在发票的出具以及相关税费的承担等问题上协商不成。而在收取商标转让款的同时出具收款发票是原告应当承担的义务，并且系争合同已约定了注册商标权的转让价格为人民币30万元，转让价格已包含注册商标转让的全部费用，除支付转让费人民币30万元外，被告不再因商标转让事宜支付其他任何费用。因此，如果双方当事人在相关税费的承担等问题上不能达成一致意见，就应当严格按照系争合同中相关权利义务的约定履行合同。现原告诉至法院请求判令解除合同等，本院认为，本案系一起商标权转让合同纠纷，由于注册商标的转让是商标权人将其所有的注册商标专用权依照法定的程序转让给他人的法律行为，而注册商标的转让必须在双方自愿的原则下进行，转让注册商标的申请一经商标局核准，即发给受让人相应证明，并予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权，而此时转让人就不再享有商标专用权。因此，根据系争合同的约定，原告在收到被告支付的20万元注册商标转让款后与被告共同向国家商标局申请办理了注册商标转让手续，之后商标局核准了该申请并予以公告，故被告已成为“36度”注册商标的商标专用权人。诉讼中，被告也当庭明确表示其愿意付清余款，但对原告要求返还其已收到的商标转让款和解除合同，并要求被告协助原告共同向商标局办理商标转让申请手续的请求，被告作出了明确不同意的表示。第四、结合系争合同的履行情况来看，双方当事人签订《转让注册商标合同》的主要目的即转让注册商标已经实现，且原告也未提供证据证明被告明确不同意授权太原市小店区鼎威制衣厂继续在产品上使用系争商标。根据最高人民法院《关于贯彻执行〈*民法通则〉若干问题的意见（试行）》第85条的规定，财产所有权合法转移后，一方翻悔的，不予支持。现系争商标专用权依照法定的程序合法转让给了被告，而原告反悔并提出解除合同，应当不予支持。合同一经签署生效，即对双方当事人具有约束力，非因法定事由，不能随意撤销或者解除。本案中，虽然原、被告在严格履行合同义务方面均有不当之处，但并未导致合同目的无法实现，故原告请求法院判令其返还被告支付的商标转让款和承担10万元违约金以及解除合同的诉请，本院难以支持。但是，应当明确的是，根据合同的约定，被告仍应向原告支付注册商标转让余款。依照《*合同法》第八条、《*商标法》第三十九条、最高人民法院《关于贯彻执行〈*民法通则〉若干问题的意见（试行）》第85条的规定，判决如下：

原告王成文的诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币3，510元，由原告王成文负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉，并提交上诉状正本1份，副本1份。